El asunto Kit Kat y la marca tridimensional

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Una marca es cualquier «signo» susceptible de ser representado de forma gráfica y que tiene un carácter distintivo. Entre los signos que cumplen con estos dos requisitos capitales se encuentran las palabras, ya sea de forma individual o conjunta, inventadas o existentes en un idioma; los logotipos e imágenes; pero también las combinaciones de palabras e imágenes, los colores, y la forma de un producto o de su presentación.

Sin dudas es la forma del producto o su presentación el signo que más ríos de tinta ha vertido, pero también el que más conflictos ha generado. En este artículo analizamos uno de ellos, el relacionado con la forma de la tableta de galleta y chocolate de Kit Kat (cuatro barras de galleta bañadas en chocolate con leche).

I

La marca tridimensional

La marca es un medio, compuesto por un signo o conjunto de signos externos, del que se valen los empresarios para distinguir sus productos o servicios de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado, y que les permite individualizar sus productos o servicios frente al de sus competidores en el mercado y, asimismo, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, mediante una asociación directa entre la marca y los productos y servicios objeto de protección.

En nuestro país ya el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, del año 1929, admitía que una marca pudiese consistir en una representación tridimensional, lo que se consolidó posteriormente en la ley de Marcas de 1988, y actualmente en la Ley de marcas de 2001.

Entre los signos susceptibles de constituir una marca, según el Estatuto de la Propiedad Industrial, se encontraban «las formas tridimensionales, entre las que se incluyen […] la forma del producto o su presentación«. Por ello, una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen. Por su naturaleza física reúnen las tres dimensiones de la realidad, esto es, longitud, altura y profundidad.

Una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen.

Se ha considerado particularmente problemática la determinación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales. Menores problemas ha generado la condición de representación gráfica del signo, pudiendo limitarse a una representación bidimensional (un dibujo explicativo, por ejemplo).

Asimismo, registralmente la Ley prohíbe que puedan registrarse como marcas las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco. Es decir, que será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de aquellos signos constituidos exclusivamente por:

1) La forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

2) La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

3) La forma que da un valor sustancial al producto.

De todas las prohibiciones, es la primera, esto es, la relativa a las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico, sin duda, la más relevante, ya que se trata de deslindar la imprecisa frontera entre marcas tridimensionales de otros derechos protegidos por la normativa de Propiedad Industrial (patentes, diseños industriales y modelos de utilidad), teniendo en cuenta que el Derecho de Patentes, el Derecho de Diseño Industrial y el Derecho de Marcas han sido concebidos con el fin de cumplir objetivos relacionados pero distintos, y por tanto son diferentes entre sí por lo que respecta a los requisitos de protección, limitaciones, y alcance de protección.

Las formas consistentes en objetos tridimensionales pueden ser objeto de protección y registro tanto como Patentes, como Diseños industriales, como Modelos de utilidad, y como marcas.

Entonces, las formas consistentes en objetos tridimensionales pueden ser objeto de protección y registro tanto como Patentes, como Diseños industriales y como Modelos de utilidad, y también como de marcas, siempre que en este último caso cumplan la función distintiva que le es inherente.

Es, precisamente, la función distintiva de la marca tridimensional consistente en las cuatro barras de chocolate de Kit-Kat lo que se examinó recientemente por el Abogado General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

II

Adquisición de carácter distintivo por el uso

Conviene recordar, previamente a abordar el asunto de la forma del Kit Kat, que una marca tridimensional puede adquirir carácter distintivo por su uso en el mercado, aun cuando se utilice conjuntamente con una marca denominativa o una marca figurativa.

La adquisición de carácter distintivo por el uso exige que el signo reivindicado se haya convertido en apto para identificar el producto de que se trata como procedente de una empresa determinada.

Como recuerda el Abogado General en este asunto, la existencia de un mercado único dentro de la Unión no implica que no existan mercados nacionales o regionales. Y estos mercados deben ser estudiados para poder determinar si la marca ha adquirido carácter distitnivo por su uso.

III

La marca constituida por la forma del Kit Kat

El asunto data del año 2002, cuando Nestlé solicitó de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) el registro como marca tridimensional del producto «Kit Kat 4 barras. En el año 2006 la Oficina aceptó registrar como marca la forma del producto para los productos siguientes: «caramelos, productos de panadería, artículos de pastelería, galletas, pasteles, gofres».

Pero en el año 2007 la empresa Cadbury Schweppes (actualmente Mondelez UK Holdings & Services, empresa que comercializa, entre otros, la marca Milka) solicitó a la EUIPO que anulase el registro. En 2012, la EUIPO desestimó dicha solicitud, considerando que la marca de Nestlé había adquirido carácter distintivo debido al uso que se había hecho de ésta en la Unión.

El conflicto gira en torno al carácter distintivo de la forma del Kit Kat dentro de la Unión Europea.

En el año 2016 se pronunció el Tribunal General de la UE estimando la decisión de Mondelez y anulando la decisión de la EUIPO. Para el TGUE no se podía entender probado que la forma del Kit Kat hubiese adquirido carácter distintivo por el uso en el territorio de la Unión, cuando dicha adquisición únicamente había quedado acreditada respecto de una parte del territorio de la Unión.

En el asunto solamente se probó el carácter distintivo que había adquirido la forma del Kit Kat en algunos países de la UE (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) pero no en otros como Grecia, Bélgica, Irlanda o Portugal.

Por ello, para el Abogado General, una marca no reviste carácter unitario y no puede, por tanto, registrarse como marca de la Unión si el público pertinente de una parte de la Unión no la percibe como una indicación del origen comercial de los productos o de los servicios protegidos por ésta.

En fin, una vez presentadas las conclusiones por el Abogado General habrá que esperar la Sentencia del TJUE que determine si anula la decisión de la EUIPO (anulando la marca constituida por la forma del Kit Kat) o confirma la decisión de la Oficina admitiendo que esta marca ha adquirido carácter distintivo por su uso.

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