Un sueldo para toda la vida

Breve comentario acerca de la marca-eslogan

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Durante la última semana del mes de septiembre tuvimos noticia de que el Tribunal Supremo confirmaba (desestimando el recurso de casación planteado) las sentencias de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, que a su vez confirmaba la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el asunto entre la ONCE y Nestlé (Nescafé).

El asunto giraba en torno a la similitud que presentaban dos marcas-eslogan con las que la ONCE y Nescafé identifican sus campañas: «Sueldo de tu vida», eslogan con el que la ONCE promociona su campaña de «rasca de la ONCE», y «Gran sueldo de tu vida», con el que Nescafé promociona sus productos.

I

La marca eslogan

Un eslogan se define como una frase corta, con contenido publicitario, que consigue llamar la atención del público consumidor. Es utilizada en las campañas de marketing por mantenerse en la mente del público y relacionarlo con una concreta marca. Pero, además, con un eslogan se busca incentivar una determinada forma de actuar por el consumidor.

Estructuralmente es un conjunto de palabras que guarda semejanza con la marca denominativa. Sin embargo funcionalmente la marca-eslogan añade un plus. Si, como veíamos en este otro artículo, las marcas tienen una función de indicar el origen empresarial de los productos, la marca-eslogan, además, tiene una finalidad promocional que induce a los consumidores a, precisamente, consumir determinados productos o servicios.

La marca-eslogan cuenta con la tutela de la Ley de Marcas y el Derecho de Propiedad Industrial una vez se logra su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas o, en su caso, la oficina homóloga comunitaria (EUIPO).

II

Caso Nescafé-ONCE

El 29 de octubre de 2014 ONCE presentó una solicitud de registro de marca la marca «GRAN SUELDO DE TU VIDA», formulándose por Nestlé oposición a su registro en abril de 2015. La oposición fue desestimada por el registrador de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, posteriormente, se confirmó en la resolución del recurso de alzada que planteó la empresa cafetera.

«Según Nestlé existía similitud entre los distintivos desde el punto de vista estructural y conceptual, generando riesgo de confusión.»

El caso analizaba la posible  incompatibilidad entre la marca solicitada «GRAN SUELDO DE TU VIDA», y la marca ya registrada «UN SUELDO PARA TODA LA VIDA».

La originalidad de la frase publicitaria en relación con su aplicación concreta (a un premio o concurso) estriba en el uso de la palabra sueldo. La originalidad y fuerza publicitaria de la marca, según Nestlé, reside, por tanto, en el hecho insólito de denominar sueldo al importe de un premio. Se refuerza esa paradoja al incluir en la expresión la palabra vida de modo que la idea que se transmite a los destinatarios («sueldo+vida») apunta de forma muy certera a un atractivo mensaje: el premio es que, sin hacer nada, percibo un sueldo vitalicio. 

También se alegaba por Nestlé el aprovechamiento indebido de la reputación ajena de la marca oponente y renombrada «UN SUELDO PARA TODA LA VIDA».

III

Interpretación por el TSJ y TS

Centrando la cuestión en la similitud de las marcas, el artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada.

El TSJ de la Comunidad de Madrid y el TS en sus resoluciones tienen en cuenta que, efectivamente, los «términos en los que coinciden ambas marcas son las palabras, sueldo y vida, y la valoración de los mismos no puede hacerse de forma independiente sino lo singular y que crea la similitud de entidad suficiente como para cumplir el primer requisito de semejanza del art. 6.1.b) es precisamente la combinación de ambos en el mensaje a difundir, mensaje sustancialmente verbal. Así la inclusión en ambas marcas de los mismos dos términos y que reflejan el mismo sentido, un retribución económica de entidad suficiente para prolongarse en el tiempo, determina que las marcas no resulten suficientemente diferenciadas, puesto que no tienen capacidad distintiva denominativa propia, siendo innegable que tanto desde el punto de vista conceptual y fonético existe una clara similitud.»

Sin embargo, descarta que en este caso se esté incurriendo en un supuesto de prohibición por riesgo de confusión en virtud de lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley de Marcas para las marcas que cuentan con notoriedad en el mercado. Según afirmaba el TSJ, «La marca ahora concedida tiene un sector específico, el juego, y con un sistema de adquisición del producto totalmente diferente al de la marca oponente, lo que impide obtener la conclusión de que el consumidor que compra un producto que tiene el origen empresarial ONCE […] lo puede llegar a adquirir creyendo que está comprando un producto alimenticio del origen empresarial, Nestlé, publicitado con la frase «UN SUELDO PARA TODA LA VIDA».»

Aunque existe identidad en las marcas que podría impedir su acceso al registro de marcas, al tratarse de productos o servicios distintos se excluye el riesgo de confusión.

Concluyen los magistrados que «La disparidad de los campos aplicativos y del sistema de adquisición en el mercado de los productos amparados por cada marca, excluye la posible confusión de que el público o los consumidores puedan creer que los productos presentan unas características o que proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Y por tanto, la inexistencia de un mínimo riesgo de confusión o asociación entre marcas evita que rija la prohibición del art. 8.1 para marcas notorias.»