La protección de los secretos comerciales en la Unión Europea (II)

Las diferentes normativas nacionales de España, Italia y Reino Unido

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En este artículo, en línea con nuestro interés por la protección de los secretos comerciales y empresariales (consular artículo anterior en el siguiente enlace), pretendemos analizar las diferentes normativas nacionales de España, Italia y Reino Unido, según el marco europeo de protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícita, establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (en adelante, la “Directiva”).

Antes de abordar el examen de la regulación del secreto comercial, cabe señalar que a través de la (relativamente reciente) adopción de la antedicha Directiva, el legislador europeo ha buscado armonizar la tutela judicial en los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, estableciendo criterios generales respecto a medidas, procedimientos, recursos y sanciones que deberán seguir los Estados miembros para su correcta aplicación.

En ámbito europeo, como primer efecto de su adopción se han visto reducidas las diferencias entre las normativas nacionales, estableciéndose una definición consensuada de secreto comercial y fijándose el nivel mínimo de su protección.

A raíz de ello, se han ido afianzando grandes similitudes entre los países de la Unión sobre protección de secretos comerciales, como analizamos a continuación.

I

España

En fecha tan reciente como el pasado6 de febrero de 2019 el Senado aprobó Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, publicada en el «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019 y que entrará en vigor transcurridos 20 días. Mediante la misma, España traspuso la Directiva con varios meses de retraso, ya que el plazo de trasposición finalizó el 9 de junio de 2018.

Antes de la entrada en vigor de la Directiva, la regulación española de los secretos empresariales no tenía una normativa específica y estaba dispersa entre diferentes leyes, fundamentalmente, en el artículo 13 de la Ley de Competencia Deslealy en los artículos 278 y 279 del Código Penal.

La Ley de Secretos Empresariales representa la primera vez que en España se promulga una normativa expresa e íntegramente dedicada a regular los secretos empresariales.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta, en primer lugar, encontramos una particularidad terminológica ya que con la trasposición, el legislador español ha sustituido el término “secreto comercial” como tradicionalmente se había definido y al que hace referencia la Directiva, por “secreto empresarial” que es el que encontraremos en la nueva Ley (sin embargo, se trata de los mismos conceptos ya que la definición en ambos casos procede de la Directiva).

En segundo lugar, es importante mencionar el plazo de prescripción recogido en el artículo 11 de la nueva Ley citada, que establece: “Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial”.

Además, se extiende la protección de forma novedosa frente a las “mercancías infractoras” que son definidas en el artículo 3, apartado 4 de dicha Ley como “aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se beneficien de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”.

Finalmente, destaca la modificación del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, mencionado anteriormente, donde se precisará que la violación de secretos empresariales se regirá por lo dispuesto en la nueva Ley, que actuará como ley especial. No obstante, se mantendrá la calificación de violación de derechos como un acto de competencia desleal.

Por su parte, para los casos más graves, resultan de aplicación los tipos delictivos contemplados en los artículos 278 y 279 del Código Penal. En particular, el artículo 278, apartado 1, y el artículo 279 dictan una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses; mientras el artículo 278, apartado 2, establece una pena superior de tres a cinco años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, para quién difunde, revela o cede a terceros los secretos descubiertos.

II

Italia

En el caso italiano la trasposición de la Directiva se realizó el 7 de junio del 2018, dentro del plazo establecido, por medio de la publicación en el Diario Oficial de la República del Decreto Legislativo del 11 de mayo de 2018, Nº 63, adoptado por el Gobierno, y que entró en vigor el 22 de junio de 2018.

Antes de la adopción de la Directiva, en Italia la regulación sobre la protección de informaciones comerciales secretas la encontrábamos en las siguientes  disposiciones legales:

Los artículos 98 y 99 del Decreto Legislativo del 10 de febrero de 2005, Nº 30 (Código de la Propiedad Industrial italiano (en adelante, “P.I.”)).
El artículo 2598 del Código Civil italiano, que especifica las normas de contraste de la competencia desleal.
Los artículos 388 y 623 del Código Penal italiano, que se aplican en materia de incumplimiento doloso de una orden judicial y de descubrimiento de secretos científicos o industriales.
Sin embargo, mediante el Decreto citado Nº 63/2018, el legislador italiano aportó importantes novedades y, al mismo tiempo, reforzó las medidas ya existentes para la defensa del know-howempresarial y de los secretos comerciales.

Existe una mayor protección del know-how empresarial y de los secretos comerciales como resultado de la transposición en Italia de la Directiva (UE) 2016/943.

En primer lugar, como cuestión puramente lingüística, no se habla de informaciones secretas (es decir, informaciones y conocimientos protegidos), sino de know-how y de secretos comerciales (o bien “trade secrets”), siguiendo el título de la Directiva.

Desde un punto de vista sustantivo, los requisitos que ha de contener el secreto, la determinación de valor económico y la adopción de las medidas de protección razonablemente adecuadas para mantener el secreto de las informaciones, ya previamente recogidos en el artículo 98 del C.P.I., permanecen inalterados en el artículo 3 de dicho Decreto Legislativo.

El artículo 4 del Decreto citadorecoge, por otro lado, las diferentes conductas ilícitas, que también continúan inalteradas, en relación al antiguo artículo 98 del C.P.I., es decir aquellas consistentes en la obtención, utilización, o revelación abusiva de secretos comerciales, no autorizada por el propietario, ni tampoco derivada de una investigación, desarrollo y planificación corporativa autosuficientes e independientes.

No obstante, el nuevo artículo 99 del C.P.I. establece que el propietario de secretos comerciales o know-howempresarial también podrá actuar contra aquellos que hayan deliberada o negligentemente revelado o utilizado los secretos, o bien comercializado productos que constituyan una violación de éstos.

Por tanto, con la Directiva se ha ampliado el ámbito de protección del secreto empresarial, anteriormente confinado únicamente a las conductas dolosas.

Así son perseguidas por el legislador no sólo las conductas dolosas que conscientemente han practicado actos tendientes a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, sino también las realizadas con culpa.

Otra novedad introducida por dicho Decreto de transposición se refiere a los poderes del juez en los procedimientos incoados ante los tribunales, con arreglo al nuevo artículo 121 ter del C.P.I., que autoriza a éste prohibir a los sujetos investigados y/o parte en dichos procedimientos (incluidos abogados, peritos técnicos, etc.) que tengan acceso a los documentos del expediente, impidiéndoles así la divulgación o el uso de secretos comerciales y del know-how empresarial que puedan ser conocidos durante el juicio, o que el juez pueda considerar como confidenciales o merecedores de esta tutela.

Además, el juez, a solicitud de una parte, puede adoptar otras medidas que considere adecuadas para proteger la confidencialidad de los secretos comerciales en cuestión, e incluso la completa reserva u omisión de la existencia y contenido de los secretos comerciales.

Dentro de la amplia discrecionalidad judicial, se hace necesario mencionar la modificación aportada al artículo 132 del C.P.I.,que dispone que en los procedimientos de adopción de medidas cautelares el juez puede permitir que el presunto autor de la conducta ilícita siga utilizando las informaciones sobre el know-howempresarial o los secretos comerciales objeto de las medidas solicitadas, siempre que  haya abonado un importe de caución.

Las modificaciones también afectan al Código Penal italiano, concretamente a los artículos 388 y 623, que se aplican en materia de incumplimiento doloso de una orden judicial y en materia de descubrimiento de secretos científicos o industriales, y además establecen un agravante de las penas.

Se prevén sanciones penales específicas en caso de incumplimiento de las disposiciones del juez, de conformidad con el artículo 388 del Código penal italiano.

Del mismo modo, el nuevo artículo 623 del Código penal italiano castiga con una pena de cárcel de hasta dos añosa cualquier persona que, habiendo tenido conocimiento de secretos comerciales debido a su cargo o posición, «los revela o los utiliza para su beneficio propio o el de otros».

Además, se prevé un agravante si la conducta ilícita relacionada con los secretos comerciales ha sido efectuada por medios de herramientas informáticas, debido a su mayor peligrosidad, ya que permite una difusión inmediata y potencialmente masiva de la información confidencial.

III

Reino Unido

En el Reino Unido, la Directiva ha sido implementada mediante los Reglamentos de Secretos Comerciales, “The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018” (SI 2018 No. 597), que entraron en vigor el 9 de junio de 2018, y que, al igual que en España, representan la primera legislación específica sobre la protección de secretos comerciales.

Antes de la adopción de los mencionados Reglamentos, la protección de informaciones confidenciales se regla genéricamente por el «Common law».

Por este motivo, desde que entró en vigor la Directiva, ha habido un amplio debate entre las partes interesadas sobre el proyecto de Reglamentos de Secretos Comerciales del Reino Unido, en relación a la necesidad o no de la existencia de una regulación específica sobre secretos comerciales porque se consideraba que en dicho país ya existía uno de los regímenes más protectores y seguros, si bien basado en el derecho común anglosajón.

Un aspecto a destacar de la nueva regulación inglesa es que mantiene los requisitos de ilicitud de la revelación de secretos comerciales establecidos en el “Common law”, es decir, la adquisición, uso o divulgación de un secreto comercial es ilegal cuando constituya una violación de la confianza en relación al secreto de la información confidencial. Además, se complementa con los requisitos exigidos en la Directiva (UE) 2016/943.

Contrariamente a España e Italia, en Reino Unido no existe una definición formal de qué es un secreto comercial ni cuáles son las características específicas del tipo de información que puede constituir un secreto comercial. La regulación de los secretos comerciales se basa en gran medida en la jurisprudencia (case law) sobre el abuso de confianza y prevé vías de recurso eficaces para los supuestos de que los secretos comerciales se hayan adquirido, divulgado y/o utilizado de forma indebida.

Otro aspecto que cabe señalar es el plazo de prescripción para presentar la acción de defensa de secretos comerciales, fijado en seis años, a diferencia de España cuyo plazo se concreta en tres años.

Además, en casos de secreto comercial se destaca la práctica – por común no menos dañina – de divulgar documentos confidenciales en los procedimientos judiciales. Al efecto, los tribunales ingleses han aprobado el uso de los denominados «clubes de confidencialidad» (“confidentiality clubs”) para la divulgación limitada de documentos y, cuando sea necesario, la celebración de las vistas en privado, para que el secreto comercial no se vea afectado por la revelación pública.

Bajo la nueva regulación, los clubes de confidencialidad deben incluir “un individuo por cada parte procesal”, así como sus abogados, en todos los procedimientos de violación de secretos comerciales en los cuales el juez haya limitado el acceso a documentos por contener secretos comerciales a un número restringido de personas.

Esta nueva práctica, a la vez que mitiga los potenciales perjuicios a los titulares de secretos comerciales que acuden a un procedimiento judicial para reclamar por la violación que han sufrido, busca desincentivar la judicialización de los conflictos cuando ello implique el riesgo potencial de que los secretos comerciales puedan, al menos parcialmente, ser conocidos por terceros y/o que aspectos del mismo sean revelados públicamente.

IV

Conclusiones

Los secretos comerciales, a diferencia de otras formas de propiedad intelectual e industrial, como por ejemplo las patentes o los modelos de utilidad, no pueden ser registrados por las empresas o individuos creadores para protegerlos. Por tanto, la única manera de poder hacerlo es manteniéndolos confidenciales, y castigando la eventual violación de éstos, para lo cual es necesaria su protección jurídica.

Además, la protección de los secretos comerciales supone las ventajas siguientes: (i) no está sujeta a límite temporal alguno y puede durar indefinidamente, siempre que se preserve su carácter confidencial, (ii) no genera costes de registro (aunque sí pueden entrañar gastos derivados de la mantención del carácter reservado de la información), (iii) tiene un efecto inmediato y (iv) está exenta de pasar el filtro del control gubernamental.

Existen, sin embargo, ciertas desventajas en la protección respecto de otros tipos de propiedad intelectual e industrial, especialmente notables cuando la información satisface los criterios de patentabilidad. Entre éstas podemos mencionar: (i) el descubrimiento del secreto mediante ingeniería inversa: si el secreto se plasma en un producto concreto, éste deberá ser, a los efectos de determinar su patentabilidad, inspeccionado por terceros que podrán descubrirlo y, por consiguiente, utilizarlo. Ello es así porque la protección por secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo frente a terceros respecto de su potencial uso comercial; (ii) la pérdida de la confidencialidad permite inmediatamente la posibilidad de acceso y uso del mismo por terceros; (iii) el secreto podrá ser patentado por cualquier persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos, (iv) el nivel de protección concedido a los secretos comerciales varía significativamente en cada país.

No obstante, la adopción de la Directiva (UE) 2016/943 ha conseguido armonizar la legislación en el territorio de la Unión Europea, así como demuestran las normativas nacionales examinadas de España, Italia y Reino Unido, que presentan muchos elementos en común.

Entre los países analizados, se puede concluir que el marco jurídico italiano ofrece una mayor protección de los secretos comerciales, y puede considerarse como el más eficaz.

Además, desde un punto de vista legislativo fiscal, es interesante señalar que en los tres países analizados en el presente artículo, las empresas disponen de un incentivo fiscal conocido como “Patent Box”. Se trata de una régimen especial de tributación por los beneficios obtenidos por empresas creadora de conocimientos protegidos (patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, know-how, etc.), que busca incentivar la inversión empresarial en I+D-i.