La marca de Michael Jordan es un signo gráfico que representa su silueta camino de un mate. La marca de Tiger Woods es un logotipo que juega con las iniciales de su nombre; al igual que la marca de Roger Federer, que además utiliza su nombre. La marca de Rafa Nadal es un signo, también gráfico, que nos recuerda a una cornamenta. Y pronto encontraremos en el mercado la marca de Messi, que combina su apellido con un signo gráfico.
A diferencia que los demás deportistas no le ha resultado tarea fácil a Lionel Messi obtener la marca comunitaria con su nombre. Solicitada en el año 2012 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés) el asunto ha terminado dirimiéndose ante el Tribunal de General de la Unión Europea ante la oposición de la marca española MASSI, quien temía que se generase en los consumidores un riesgo de confusión por la semejanza de las marcas.
El riesgo de confusión
Según numerosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el riesgo de confusión significa que el público (consumidores, proveedores, empresas competidoras…) pueda creer que los productos o los servicios identificados con una marca proceden de una determinada empresa. Esto se produce cuando existe similitud entre los signos y los productos designados por las marcas, que crea una impresión global de similitud que conlleva un riesgo de confusión en el público pertinente.
Ocurriría así si los consumidores, al comprar un producto o contratar un servicio, pensasen que éstos provienen de un determinado empresario porque las marcas «se parecen». Es este riesgo de confusión el que más conflictos genera en materia de marcas, y para solventarlo, al depender de criterios normalmente subjetivos, el TJUE atiende a una serie de factores.
El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos la percepción del público pertinente.
El primero de estos factores al que acude esta jurisprudencia del TJUE es la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos y servicios designados.
El «público pertinente» en la Unión Europea
En los supuestos de conflicto entre una marca existente en la Unión Europea y la solicitud de una marca, la protección de la marca ya existente se extiende a la Unión en su conjunto. Entonces, es preciso tener en cuenta la percepción de las marcas en conflicto (la existente y la que quiere existir) por parte del consumidor de los productos o servicios que las marcas identifican en dicho territorio.
En el presente caso, para examinar si existe riesgo de confusión se analizaba «al consumidor medio de la categoría de productos o de servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.» Es frecuente que el TJUE acuda a esta categoría de consumidor (es decir, un «consumidor normal», ni muy informado ni muy ignorante) para determinar si podría existir riesgo de confusión, o no.
Pues bien, ¿quién es el público pertinente en la Unión Europea? En el presente asunto era pacífico que el público pertinente estaba constituido por el consumidor medio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que compra prendas de vestir, artículos deportivos y dispositivos de protección ya que los productos de las marcas MASSI y MESSI eran, precisamente, prendas de vestir deportivas.
La comparación de los productos
Otro de los factores que se tienen en cuenta es la comparación de los productos que deben identificar las marcas.
En este caso, la marca MESSI se solicitaba para «aparatos e instrumentos de salvamento», «prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería», y «artículos de gimnasia y deporte». A su vez, la marca MASSI estaba registrada para «cascos para ciclistas, trajes de protección y dispositivos de protección personal contra los accidentes» y «guantes para ciclistas, refuerzos para hombros, rodillas y codos». En fin, ambas marcas iban a aplicarse sobre productos de ropa deportivos. De ahí que el Tribunal General de la UE no pudiese atender a este factor para descartar, o confirmar, el riesgo de confusión.
La comparación de signos
El examen más importante en este caso se hizo comparando los signos (la marca MASSI y la marca MESSI que se solicitaba).
Cuando una marca se compone de elementos denominativos y figurativos, los primeros son en principio más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio hará referencia con más facilidad a los productos de que se trate citando el nombre que describiendo el logotipo.
En este caso las marcas, tanto la ya existente como la solicitada, solamente se diferenciaban en las letras «a» y «e». Pero en este caso, el hecho de que la «e» apareciese estilizada daba un fuerte impacto visual sobre el conjunto de la marca.
Respecto a la comparación de los signos en el plano fonético la similitud fonética de las marcas era muy elevada, llegando a ser prácticamente idéntica en algunas lenguas de la Unión, como es el caso del inglés, el francés o el italiano, dado que la única diferencia residía en la pronunciación de la letra «a» o «e».
De hecho, en el ámbito de las retransmisiones televisivas se compatibiliza la comercialización en exclusiva con el derecho de información de los restantes operadores, permitiéndoles la emisión de un breve resumen informativo que podrá utilizarse únicamente para programas de información general, sin que por ello se haya considerado lesionado el derecho de información.
Pero sin duda la comparación que más nos ha llamado la atención es la realizada en el plano conceptual de las marcas. El Tribunal General de la UE entiende que es erróneo considerar que Lionel Messi únicamente goza de renombre entre el público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Es una personalidad pública, conocida por la mayoría de las personas informadas, razonablemente atentas o perspicaces, que leen la prensa, ven las noticias en la televisión, van al cine o escuchan la radio, medios en los que pueden verlo y en los que habitualmente se habla de él.
Lionel Messi es un personaje público de notoriedad que cualquiera puede conocer. Difícilmente se producirá riesgo de confusión entre los consumidores de productos deportivos.
Según el TGUE se ha de tener en cuenta que los productos designados por las dos marcas entre los que podría existir riesgo de confusión, aun cuando no se limiten al ámbito del fútbol, son, en particular, artículos y prendas de vestir deportivos. Y, por lo tanto, si bien es posible que algunos consumidores nunca hayan oído hablar de Lionel Messi, no se tratará del típico consumidor medio normalmente atento, informado y perspicaz, que compra artículos o prendas de vestir deportivos.
En conclusión, en el presente caso el TGUE ha entendido que debido a la notoriedad del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, es un hecho notorio, que cualquier persona puede conocer; y, por tanto, son elementos que hay que tener en cuenta al apreciar la similitud entre los signos en el plano conceptual para confirmar o descartar el riesgo de confusión.
Conclusión
La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, en particular entre la similitud entre las marcas y la similitud entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
El riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos. Y aunque en el caso que comentamos las marcas en conflicto eran muy similares, y los productos eran idénticos, la comparación entre los signos ha servido para aceptar el registro como marca el signo MESSI.
La razón ha sido porque, para el TGUE, una parte significativa del público pertinente asociará el término «Messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término «Massi» como un término conceptualmente diferente.
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